Por Jomar Martins (jomar@painelderiscos.com.br)

Desde o dia 17 de agosto, a Ark Calçados (Nova Serrana-MG) e a rede Lojas Marisa (São Paulo) estão proibidas de reproduzir ou imitar os elementos distintivos da marca Vans Sidestripe (Costa Mesa, Califórnia, EUA) em tênis fabricados e/ou postos à venda. Em caso de desobediência, terão de arcar com o pagamento de multa diária no valor de R$ 10 mil.

A ordem partiu da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), após constatar que as empresas brasileiras violaram a marca e a vestimenta comercial ou conjunto-imagem (trade dress) da marca norte-americana, afrontando os artigos 190, inciso I, e 195, inciso III, da Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial – LPI). A marca Vans ostenta a tradicional lista lateral nos calçados que miram o público jovem que pratica skate e surf.

O colegiado anulou a sentença que julgou improcedente ação indenizatória manejada pela Vans, sob o argumento de que sua representante no país (VF do Brasil) não havia pedido prova pericial no curso do processo – o que impediu a condenação dos réus por violação de direitos da propriedade intelectual (PI) no primeiro grau.

Reparação por danos morais e materiais

A relatora da apelação no TJ paulista, desembargadora Jane Franco Martins, observou que o juiz de origem, na ausência de pedido das partes, poderia solicitar a realização de prova pericial ‘‘de ofício’’, a fim de melhor decidir a sorte da demanda. Entretanto, no caso dos autos, nem era preciso, pois a violação marcária e de trade dress, a seu ver, ‘‘saltava aos olhos’’.

Além de retirar o produto do mercado, os réus foram condenados a ressarcir os danos materiais, pelos lucros cessantes, que serão apurados em sede de liquidação de sentença, nos termos do artigo 210 da LPI. E também ao pagamento de dano moral, arbitrado em R$ 50 mil.

‘‘O uso da marca Vans Sidestrip, com uso ilegítimo do trade dress, sem a anuência dos apelantes, que detêm registro da marca perante o INPI [Instituto Nacional de Propriedade Industrial], caracteriza o uso indevido da marca, levando os consumidores à associação indevida e à confusão, com evidente dano moral à parte apelante, sendo do tipo in re ipsa [presumido]’’, destacou a desembargadora-relatora.

Decisão liminar caiu na prolação de sentença

O juízo da 1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem da Comarca de São Paulo (Foro Central Cível) já havia concedido liminar para que as rés se abstivessem, de imediato, de reproduzir a marca da Vans, por entender que a prova trazida pela peça inicial era suficiente para justificar a tutela de urgência. Assim, por cautela, as rés cumpriram a ordem liminar, embora não concordassem com a procedência da ação indenizatória.

Ao se manifestar sobre o mérito da ação, o juiz Eduardo Palma Pellegrinelli considerou que a afirmação da existência do direito, em ‘‘cognição exauriente’’, definitiva, pressupõe a ‘‘efetiva demonstração’’ da alegada violação da marca e do trade dress (vestimenta comercial) dos produtos da Vans elencados na inicial.

Tal demonstração, no entanto, não ocorreu no curso da ação, segundo o juiz. De um lado, porque as rés, em contestação, negaram o uso de marca contrafeita e de imitação de trade dress (desenhos e detalhes de pintura dos tênis). De outro, a parte autora, confiando nos documentos anexados na inicial (fotos da contrafação, comparando com os produtos originais), pediu o julgamento antecipado da ação, manifestando-se contra a produção de prova pericial, por entender desnecessária. Afinal, para a autora, a infração seria de ‘‘fácil constatação’’, considerando que as rés não trouxeram qualquer elemento que afastasse a ‘‘flagrante reprodução’’ de marca e cópia do trade dress.

‘‘Em que pese este magistrado, no exercício da cognição sumária, tenha entendido que as semelhanças entre os produtos eram suficientes para a concessão da tutela de urgência, é inevitável reconhecer a inexistência dos conhecimentos técnicos necessários para se alcançar a certeza em relação à existência do direito. E, contrariamente ao que sustentam as autoras, é seu o ônus da prova dos fatos que não foram demonstrados nestes autos’’, anotou o juiz, se amparando no artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC). Com isso, julgou improcedente a ação indenizatória.

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1094774-98.2020.8.26.0100 (Foro Central de São Paulo)

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