MICHELUCCIO

TJSP reconhece direito de uso de marca por restaurante após utilização prolongada sem oposição

A inércia prolongada do titular de uma marca em reivindicar o seu direito de uso exclusivo em determinado nicho de mercado leva à presunção de que o concorrente pode continuar utilizando tal sinal distintivo, especialmente se estiver localizado noutra cidade.

Esta, em apertada síntese, é a decisão da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou alegação de uso indevido de marca em ação movida por Paschoal Café e Massas Ltda. (Micheluccio Pizza Artezanalle), localizada no Brooklin Paulista, em São Paulo, contra o Restaurante e Pizzaria Monte Alegre Ltda. (Micheluccio Pizzas), localizado em Sorocaba (SP).

Consta nos autos que a apelante (ré) utiliza a marca em disputa desde 1994, quando celebrou contrato de franquia com o titular do registro. Embora o registro da franqueadora tenha sido extinto em 2013, a empresa continuou a utilizar a marca sem oposição.

A apelada (autora da ação), por sua vez, somente obteve o registro do nome em 2016, e, embora tivesse conhecimento do uso da marca pela ré desde 2017, manteve-se inerte por seis anos, até o ajuizamento da ação.
Em seu voto, o relator do recurso de apelação, desembargador Rui Cascaldi, destacou que, considerando as peculiaridades do caso, entre elas o uso prolongado e de boa-fé da marca pela apelante há 30 anos; a inércia da apelada; a distância geográfica entre os estabelecimentos; e a ausência de comprovação de prejuízos, deve-se admitir a convivência entre as marcas, afastando-se a condenação.
‘‘Não se verifica no caso concreto risco de confusão entre os consumidores ou prejuízo à apelada. Isso porque os estabelecimentos estão situados em cidades distantes (São Paulo e Sorocaba), com público-alvo local e distinto (…), circunstância que afasta a possibilidade de desvio de clientela ou diluição da marca, permitindo a convivência harmônica entre os sinais distintivos’’, afirmou.
Os desembargadores Alexandre Lazzarini e Carlos Alberto de Salles completaram a turma julgadora.

A votação foi unânime. Redação Painel de Riscos com informações da Comunicação Social do TJSP.

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1002070-66.2023.8.26.0260 (São Paulo)