CADUCIDADE POR DESÍDIA

Concorrente de boa-fé não pode ter a marca anulada se empresa não exerceu o seu direito de precedência

Por Jomar Martins (jomar@painelderiscos.com.br)

O titular de registro de marca que, por desídia, permite sua extinção, perde o direito de invocar o uso anterior como fundamento para anular registro posterior concedido a terceiro de boa-fé, por ausência do requisito da boa-fé exigido para o direito de precedência (artigo 129, parágrafo 1º, da Lei de Propriedade Industrial – LPI).

Forte nesse entendimento, a 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) manteve sentença que julgou improcedente o pedido da Esparta Segurança Ltda. para anular seis registros marcários – no segmento de serviços e produtos de segurança – depositados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) pela Espartaco Terceirização de Serviços e Operações de Segurança Ltda.

A autora da ação sustentava que as ‘‘marcas anulandas’’ foram concedidas de forma equivocada, já que o artigo 124, incisos V e XXIII, da LPI, proíbe a reprodução de elemento característico de título de empresa de terceiros e sinal que reproduza marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade. Assim, tendo em conta que a expressão ‘‘Esparta’’ identifica e é sinal característico do nome empresarial da autora, registrada na Junta Comercial de Minas Gerais, a empresa ré não poderia alegar desconhecimento da sua existência e de sua marca, haja vista sua posição de relevo no mercado.

O juiz Guilherme Correa de Araújo, da 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro, observou que a autora não comprovou a ‘‘efetiva utilização’’ da marca ‘‘Esparta’’ em momento anterior aos pedidos de registros feitos pela ré ao Inpi – 2007. Apenas se limitou a juntar documentação atinente a seus atos constitutivos – a empresa foi fundada em Minas Gerais em 1992 e tem filial em São Paulo desde 2009.

O julgador também lembrou que a autora já havia depositado pedido de registro da marca ‘‘Esparta Segurança’’ em duas ocasiões: maio de 1997 (registro 819926531) e setembro de 2001 (registro 824165470). Ocorre que ambos foram extintos, respectivamente, em julho de 2014 e novembro de 2017, por expiração do prazo de vigência e ausência de sua renovação. Ou seja, ambos registros acabaram caducando.

‘‘Tal circunstância afasta a tese de boa-fé, pois, com a expiração do prazo de vigência, o termo em regra fica disponível para uso’’, anotou na sentença de improcedência.

A relatora da apelação no TRF-2, desembargadora Simone Schreiber, disse que a autora apelante não exerceu o direito de precedência na via adequada: não apresentou oposição administrativa contra os pedidos da ré realizados em 2017, nem efetuou depósito próprio contemporâneo para restabelecer suas marcas após a extinção. Somente veio a juízo em 2021, anos após as concessões à empresa ré, pleitear a anulação dos registros.

‘‘É evidente que a apelante, sendo usuária do sistema de registro de marcas junto ao Inpi, possuía o conhecimento de que deveria velar pela defesa de seu signo, o que, ao não cuidar de fazer, propiciou a extinção da marca ‘Esparta Segurança’ que havia depositado, não podendo vir agora, sob pena de macular inclusive a segurança jurídica que deve nortear as práticas e as relações comerciais, pretender a nulidade de um signo legitimamente concedido, que à época do depósito estava disponível’’, fulminou no acórdão, confirmando a sentença.

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5000956-79.2015.8.21.5001 (Porto Alegre)

 

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