Por Jomar Martins (jomar@painelderiscos.com.br)

Desde o dia 17 de agosto, a Ark Calçados (Nova Serrana-MG) e a rede Lojas Marisa (São Paulo) estão proibidas de reproduzir ou imitar os elementos distintivos da marca Vans Sidestripe (Costa Mesa, Califórnia, EUA) em tênis fabricados e/ou postos à venda. Em caso de desobediência, terão de arcar com o pagamento de multa diária no valor de R$ 10 mil.

A ordem partiu da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), após constatar que as empresas brasileiras violaram a marca e a vestimenta comercial ou conjunto-imagem (trade dress) da marca norte-americana, afrontando os artigos 190, inciso I, e 195, inciso III, da Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial – LPI). A marca Vans ostenta a tradicional lista lateral nos calçados que miram o público jovem que pratica skate e surf.

O colegiado anulou a sentença que julgou improcedente ação indenizatória manejada pela Vans, sob o argumento de que sua representante no país (VF do Brasil) não havia pedido prova pericial no curso do processo – o que impediu a condenação dos réus por violação de direitos da propriedade intelectual (PI) no primeiro grau.

Reparação por danos morais e materiais

A relatora da apelação no TJ paulista, desembargadora Jane Franco Martins, observou que o juiz de origem, na ausência de pedido das partes, poderia solicitar a realização de prova pericial ‘‘de ofício’’, a fim de melhor decidir a sorte da demanda. Entretanto, no caso dos autos, nem era preciso, pois a violação marcária e de trade dress, a seu ver, ‘‘saltava aos olhos’’.

Além de retirar o produto do mercado, os réus foram condenados a ressarcir os danos materiais, pelos lucros cessantes, que serão apurados em sede de liquidação de sentença, nos termos do artigo 210 da LPI. E também ao pagamento de dano moral, arbitrado em R$ 50 mil.

‘‘O uso da marca Vans Sidestrip, com uso ilegítimo do trade dress, sem a anuência dos apelantes, que detêm registro da marca perante o INPI [Instituto Nacional de Propriedade Industrial], caracteriza o uso indevido da marca, levando os consumidores à associação indevida e à confusão, com evidente dano moral à parte apelante, sendo do tipo in re ipsa [presumido]’’, destacou a desembargadora-relatora.

Decisão liminar caiu na prolação de sentença

O juízo da 1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem da Comarca de São Paulo (Foro Central Cível) já havia concedido liminar para que as rés se abstivessem, de imediato, de reproduzir a marca da Vans, por entender que a prova trazida pela peça inicial era suficiente para justificar a tutela de urgência. Assim, por cautela, as rés cumpriram a ordem liminar, embora não concordassem com a procedência da ação indenizatória.

Ao se manifestar sobre o mérito da ação, o juiz Eduardo Palma Pellegrinelli considerou que a afirmação da existência do direito, em ‘‘cognição exauriente’’, definitiva, pressupõe a ‘‘efetiva demonstração’’ da alegada violação da marca e do trade dress (vestimenta comercial) dos produtos da Vans elencados na inicial.

Tal demonstração, no entanto, não ocorreu no curso da ação, segundo o juiz. De um lado, porque as rés, em contestação, negaram o uso de marca contrafeita e de imitação de trade dress (desenhos e detalhes de pintura dos tênis). De outro, a parte autora, confiando nos documentos anexados na inicial (fotos da contrafação, comparando com os produtos originais), pediu o julgamento antecipado da ação, manifestando-se contra a produção de prova pericial, por entender desnecessária. Afinal, para a autora, a infração seria de ‘‘fácil constatação’’, considerando que as rés não trouxeram qualquer elemento que afastasse a ‘‘flagrante reprodução’’ de marca e cópia do trade dress.

‘‘Em que pese este magistrado, no exercício da cognição sumária, tenha entendido que as semelhanças entre os produtos eram suficientes para a concessão da tutela de urgência, é inevitável reconhecer a inexistência dos conhecimentos técnicos necessários para se alcançar a certeza em relação à existência do direito. E, contrariamente ao que sustentam as autoras, é seu o ônus da prova dos fatos que não foram demonstrados nestes autos’’, anotou o juiz, se amparando no artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC). Com isso, julgou improcedente a ação indenizatória.

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Para a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), se a assembleia geral de credores rejeitar a proposta de alienação de ativo, o juiz da falência poderá, após ouvir o administrador judicial e o comitê de credores, autorizar uma modalidade alternativa para a venda do bem – caso exista, nos termos do artigo 145, parágrafo 3º, da Lei 11.101/2005 (com a redação anterior à Lei 14.112/2020).

Com a fixação desse entendimento, o colegiado reformou acórdão do tribunal de origem que, em razão da rejeição da proposta pela assembleia de credores, considerou que o juiz não poderia ter autorizado proposta alternativa para a venda de um lote de ações no âmbito de processo de falência.

O relator do recurso, ministro Antonio Carlos Ferreira, apontou ser necessário, no caso dos autos, analisar as disposições da Lei 11.101/2005 sem as alterações trazidas pela Lei 14.112/2020, tendo em vista que a publicação das decisões nas instâncias de origem ocorreu antes da atualização da legislação que disciplina a recuperação judicial e a falência de sociedades empresárias.

Modalidades ordinárias são previstas pelo artigo 142 da Lei 11.101/2005

Segundo o ministro-relator, a alienação de bens da massa falida deve ocorrer por uma das modalidades previstas no artigo 142 da Lei 11.101/2005: leilão, por lances orais; propostas fechadas; e pregão.

‘‘Observa-se que as modalidades ordinárias de alienação do ativo, por sua própria natureza, proporcionam competitividade de propostas entre os interessados, de forma a obter o melhor preço na alienação dos bens e, consequentemente, realizar negócios jurídicos mais benéficos à massa falida, além de reduzir a possibilidade de fraudes e conluios’’, anotou o relator.

Apesar de considerar que a transparência e a concorrência teriam mais garantia com a adoção de uma das modalidades ordinárias, Antonio Carlos Ferreira entendeu que, em alguns casos, pode ser necessário flexibilizar o procedimento, como forma de possibilitar a alienação do bem.

Por esse motivo, o relator apontou que os artigos 144 e 145 da Lei 11.101/2005 preveem a possibilidade de adoção excepcional de modalidade de alienação diversa daquelas estabelecidas no artigo 142, desde que existam razões justificadas para afastar a incidência de uma das modalidades ordinárias.

Juiz agiu em conformidade com o artigo 145 da Lei de Falência

Segundo o ministro, é atribuição da assembleia geral de credores optar por modalidade alternativa de realização do ativo, sendo de competência do juiz a convocação da assembleia.

‘‘Encaminhada à assembleia geral de credores a análise da modalidade alternativa de alienação do ativo, desde que aprovada por dois terços dos credores presentes na assembleia (artigo 46 da Lei de Falência), será homologada pelo juiz, que somente examinará a proposta sob o prisma da legalidade, nos termos do artigo 145, caput’’, afirmou.

No caso dos autos, Antonio Carlos Ferreira comentou que não houve aprovação de modalidade alternativa pela assembleia, sendo que, dos 15 credores presentes, nove rejeitaram a proposta, enquanto seis se abstiveram de votar.

Em razão desse quadro, o juiz da falência, após pareceres favoráveis do Ministério Público e do administrador judicial, autorizou o administrador a firmar o acordo oferecido à massa falida. Para o relator, o juiz, nessa hipótese, agiu em conformidade com a regra prevista pelo artigo 145, parágrafo 3º, da Lei 11.101/2005.

‘‘De fato, se a intenção normativa fosse condicionar a decisão do juiz ao resultado da assembleia geral, o comando do parágrafo terceiro deveria ser explícito nesse sentido. A contrario sensu, não existindo proibição legal de o magistrado adotar modalidade alternativa excluída pelo colegiado de credores – em verdade, há norma expressa autorizando-o a decidir –, a melhor interpretação é aquela que lhe confere essa prerrogativa’’, definiu o relator.

Ao dar provimento ao recurso especial (REsp) e determinar novo julgamento do caso pelo tribunal de origem, o ministro ressaltou que, com as alterações introduzidas pela Lei 14.112/2020, a possibilidade de o juiz decidir por modalidade alternativa de venda do ativo foi incluída no artigo 142, inciso V, e no parágrafo 3-B, inciso III, do mesmo artigo. (Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ)

O número deste processo não é divulgado em razão de segredo judicial.