PROPRIEDADE INDUSTRIAL
TRF-2 derruba registro de marca que imitava concorrente com mais de 40 anos de mercado
Por Jomar Martins (jomar@painelderiscos.com.br)
O artigo 124, inciso V, da Lei de Propriedade Industrial (LPI), impede o registro de marca que reproduza ou imite nome empresarial de terceiro, se isso puder causar confusão ou associação indevida no mercado.
O dispositivo foi invocado pela 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) para reformar sentença que julgou improcedente ação manejada pela tradicional Garimpo Souvenirs – Garimpo Joias (Santos/SP) contra o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) e a Garimpo das Joias Tribst & Tribst (São José do Rio Preto/SP) – que havia obtido junto à autarquia o reconhecimento de dois registros para a marca mista ‘‘garimpo das joias’’.
Para o relator da apelação, juiz federal convocado Marcelo Leonardo Tavares, a presença do termo ‘‘das joias’’ na marca da empresa de São José do Rio Preto não confere distintividade suficiente, pois a palavra ‘‘garimpo’’ é o elemento distintivo predominante, enquanto a primeira expressão é descritiva da atividade empresarial.
‘‘É de se concluir que a marca da apelada incide na hipótese impeditiva de registro descrita no inciso V do artigo 124 da Lei nº 9.279/96, devendo ser anulado os registros nºs 909.641.420 e 916.771.628, da apelada, e concedido os registros nºs 923.705.635 e 923.705.910, da apelante’’, definiu o julgador.
O caso
Perante a 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro, a autora da ação sustentou que utiliza a expressão ‘‘garimpo’’ desde janeiro de 1978, tendo como objeto social o comércio varejista de artigos de joalheria, sob nome empresarial Garimpo Souvenirs. Disse que, nestes mais de 40 anos, angariou fiel carteira de clientes e grande credibilidade no ramo de comércio de joias a domicílio.
A autora mostrou-se surpresa quando foi notificada pela empresa ré para se abster de utilizar o temo ‘‘garimpo’’, ocasião em que tomou conhecimento da concessão, pelo Inpi, de tais registros marcários.
Em contestação, a ré informou ao juízo que protocolou os respectivos pedidos de registro para marca Garimpo das Joias nas classes 14 e 35, respectivamente, em julho de 2015 e fevereiro de 2019, sendo que naquelas datas inexistia registro algum. Logo, alegou que goza do direito de precedência.
A juíza federal substituta Laura Bastos Carvalho julgou improcedente a ação – que almejava a declaração da nulidade dos atos administrativos do Inpi que concederam os registros –, dando razão à parte ré.
Nas razões de decidir, a julgadora observou que a previsão contida no parágrafo 1º do artigo 129 da LPI – que garante direito de precedência ao registro ao usuário de boa-fé – não se aplica ao caso dos autos. É que o Inpi concedeu o registro para a marca ‘‘garimpo’’, mas este acabou extinto em 1994, por caducidade, porque a autora não conseguiu comprovar o uso de seu registro marcário.
Além disso, em outro episódio, a autora depositou pedido de registro para a mesma marca em 2007. No entanto, mesmo após o deferimento pelo Inpi, a autora deixou de recolher as custas necessárias para a concessão – por consequência, o pedido de registro foi arquivado em 2016.
‘‘Diante disto, não há como a autora, em momento posterior, buscar se valer de uma exceção à ordem de precedência a registro, quando já utilizou a regra geral de precedência. Por esta situação, não se aplica o § 1º do art. 129 da LPI no caso concreto. Portanto, inaplicável no presente caso o direito de precedência, sendo a improcedência do pedido medida de rigor’’, resumiu a juíza na sentença.
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