RECURSOS REPETITIVOS
Prazo de vigência de patentes mailbox é de 20 anos, contado da data do depósito do pedido​

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Imprensa STJ

O prazo de vigência e o marco inicial previstos no parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial (LPI, Lei 9.279/96) não são aplicáveis às patentes depositadas na forma estipulada pelo artigo 229, parágrafo único, dessa mesma lei – as chamadas patentes mailbox (Tema 1.065).  A decisão, em sede de recursos repetitivos, é da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Para os pouco familiarizados com o tema, as patentes mailbox referem-se aos pedidos depositados no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi) entre o início da vigência do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, que em inglês é conhecido como Trips, e a entrada em vigor da LPI.

Com a decisão do STJ, o prazo que passa a valer para esse tipo é de 20 anos, contado da data do pedido pelo interessado – posição também adotada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) que deu origem ao repetitivo.

No recurso escolhido como representativo da controvérsia, ao requerer a unificação da jurisprudência sobre o tema, uma empresa alegou que o Inpi, após mais de 16 anos outorgando a proteção pelo prazo de 10 anos a partir da data de concessão, ajuizou mais de 40 ações buscando a nulidade total ou, subsidiariamente, a redução da validade de 240 patentes, dos mais diversos titulares, para o prazo previsto no artigo 40, caput, da LPI.

Produtos ou processos farmacêuticos e equipamentos ou materiais de uso em saúde

A tese vencedora no julgamento do repetitivo foi apresentada pela ministra Nancy Andrighi (relatora para o acórdão). Ela destacou que, ao analisar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.529, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou inconstitucional a norma do parágrafo único do artigo 40 da LPI – dispositivo que serviu de fundamento para a concessão das patentes mailbox , objeto das ações de nulidade que deram causa à instauração do IRDR pelo TRF-2.

Nancy Andrighi explicou que, diante disso, surgiram duas situações. A primeira se refere a todas as patentes concedidas com extensão de prazo (artigo 40, parágrafo único, da LPI), relacionadas a produtos ou processos farmacêuticos, bem como a equipamentos ou materiais de uso em saúde, em que foi aplicado efeito ex tunc (retroativo) – o que resultou, conforme expressamente decidido pelo STF, justamente na perda dessas extensões.

“Para essas patentes – sejam elas ordinárias, sejam mailbox –, deve ser respeitado o prazo de vigência estabelecido no caput do artigo 40 da LPI (20 anos contados da data do depósito), sem exceção”, declarou.

Outros tipos de produtos ou processos

No segundo caso, inserem-se as que foram concedidas a outros tipos de produtos ou processos, situação em que houve a modulação de efeitos pelo STF, de maneira que, ‘‘sob o prisma estrito da constitucionalidade’’, não foram invalidadas as extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do artigo 40 da LPI. Para essas, a relatora seguiu os precedentes já firmados pela Terceira Turma nos Recursos Especiais 1.721.711 e 1.840.910 e no Agravo em Recurso Especial 1.457.351.

Nesses julgados, o colegiado definiu, por unanimidade, que o referido dispositivo – o qual garantiria que as patentes vigorassem por 10 anos a contar da data da respectiva concessão pelo INPI – não poderia incidir nas patentes mailbox.

A magistrada salientou, ainda, que o privilégio garantido no caput do artigo 40 da LPI, segundo a regra do parágrafo único do mesmo dispositivo (revogada pela Lei 14.195/21), não pode – excetuadas as hipóteses em que o INPI estiver impedido de proceder ao exame do pedido por pendência judicial ou força maior – ser inferior a 10 anos (invenção) e sete anos (modelos de utilidade) desde a respectiva concessão.

‘‘Tratando-se de patentes excepcionalmente depositadas pelo sistema mailbox, a LPI, em suas disposições finais e transitórias (artigo 229, parágrafo único), estabeleceu regra expressa assegurando proteção limitada unicamente ao lapso de 20 anos (ou 15, para modelos de utilidade) contados do dia do depósito (conforme estipulado pelo citado artigo 40, caput)’’, afirmou.

Interesse social envolvido nas decisões sobre o tema

Outro ponto destacado pela relatora é o interesse social envolvido em tais questões. Por isso, lembrou, qualquer tentativa de extensão do prazo de vigência – e, consequentemente, de sua entrada em domínio público – deve ser apreciada com cautela adicional, pois necessariamente importa prejuízo para a sociedade.

‘‘A questão jurídica posta a desate extrapola, como antes assinalado, a mera relação existente entre o Inpi e os titulares dos direitos questionados, sendo certo que os efeitos do ato administrativo de concessão das patentes se irradiam por todo o tecido social, afetando diretamente o público consumidor e impondo restrições à esfera concorrencial, além de contribuir para encarecer a execução de políticas públicas’’, disse a ministra.

Para Nancy Andrighi, sopesados os interesses em conflito, não seria razoável ‘‘impor pesados encargos à coletividade em benefício exclusivo dos interesses econômicos dos titulares de direitos patentários, sendo certo que eventual prejuízo causado pela demora do Inpi não autoriza que tal ônus seja transferido à sociedade’’.

Leia o acórdão no REsp 1.869.959