REGISTRO NO INPI
Ação anulatória só é imprescritível quando há notoriedade da marca e má-fé do registrador
A ação de nulidade do registro é imprescritível somente nos casos em que ficam demonstradas a notoriedade da marca e a má-fé do registrador – o que torna importante a análise do comportamento das partes. A decisão é da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Por essa jurisprudência, os ministros negaram o pedido das detentoras da marca Speedo International para que fosse decretada a nulidade ou a adjudicação de todos os registros da marca Speedo concedidos desde 1980 pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) a empresas do ex-atleta brasileiro de pólo aquático Raul Sérgio Hacker.
Para o colegiado, a conduta dos proprietários da marca internacional de materiais esportivos foi contraditória, uma vez que eles mantiveram uma relação comercial com as empresas do ex-atleta ao longo de 30 anos.
A Speedo é uma empresa produtora de acessórios para a prática de natação fundada em 1914 por Alexander MacRae, em Sydney, na Austrália. Produz material utilizado por medalhistas em várias Olimpíadas e atua como patrocinadora de atletas
Empresas mantiveram acordos comerciais por 30 anos
Segundo o processo, as empresas estrangeiras, desde 1914, são fabricantes e titulares dos produtos da marca Speedo, os quais ficaram mundialmente conhecidos graças à sua divulgação em várias edições das Olímpiadas. No Brasil, elas obtiveram o registro da marca no Inpi em 1970, mas ele foi extinto por caducidade em 1976.
O atleta brasileiro requereu o registro da marca em 1980 e o conseguiu em 1985, transferindo-o depois para as empresas de sua família ou dele próprio.
Contudo, até 2006, as partes mantiveram acordos comerciais que incluíram pagamento de royalties às empresas estrangeiras. O inadimplemento da marca brasileira teria sido responsável pela extinção do contrato até então vigente. Rompida a relação, o grupo internacional ajuizou a ação para retomar a marca em 2010.
O juízo de primeiro grau e o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) negaram o pedido do grupo para que a ação de nulidade do registro da marca brasileira fosse considerada imprescritível.
Ministro Raul Araújo foi o relator
Foto: Sérgio Amaral/STJ
Análise da imprescritibilidade da ação de nulidade de marca não é objetiva
Com respaldo na jurisprudência das turmas de Direito Privado do STJ, o relator do recurso na Quarta Turma, ministro Raul Araújo, afirmou que o artigo 174 da Lei 9.279/1996 estabelece em cinco anos o prazo de prescrição da ação de nulidade do registro, mas a Convenção da União de Paris (CUP) de 1883 abre uma exceção ao determinar que o pedido não prescreve quando tiver havido má-fé do registrador e for comprovada a notoriedade da marca na época do registro indevido.
No caso em julgamento, o relator verificou que, segundo as instâncias ordinárias, ao tempo da obtenção do registro pelo atleta brasileiro, a marca Speedo não gozava de notoriedade perante o público em geral no Brasil. De igual modo, disse o ministro, consideraram a peculiaridade de que a má-fé, ainda que constatada, teve a sua eficácia suspensa durante os 30 anos em que as partes mantiveram relacionamento comercial harmônico.
‘‘Não há como acolher a alegação recursal de que a imprescritibilidade é objetiva e não comportaria análise do comportamento das partes acerca de tal questão. Ora, má-fé é dolo, vontade de agir. Tem total relação, portanto, com o comportamento das partes’’, afirmou.
Raul Araújo também considerou descabida a adjudicação da marca, que tem efeitos retroativos. Na sua avaliação, deferir o pedido ‘‘seria o mesmo que entrar em rota de colisão com a assertiva de que a má-fé das rés não projetaria efeitos sobre o período em que as partes mantiveram relação empresarial colaborativa e amistosa’’.
Má-fé do registrador voltou a produzir efeitos com o fim do acordo entre as partes
No entanto, em razão das peculiaridades do caso, a Quarta Turma restabeleceu a sentença na parte em que determinou a não renovação do registro pela empresa brasileira, o que possibilitará que, paulatinamente, a marca Speedo e seu arrow device (marca figurativa) voltem às suas verdadeiras proprietárias, desde que cumpram os requisitos legais para obter os registros, sem causar para o registrador brasileiro um rompimento abrupto da realidade até então existente. Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.
