29 de Janeiro, 2024 - PAINEL DE RISCOS

Por Jomar Martins (jomar@painelderiscos.com.br)

De acordo com a Lei 9.279/96, conhecida como Lei de Propriedade Industrial (LPI), a marca – registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) – é sinal distintivo visualmente perceptível que identifica o produto ou serviço de uma empresa, como informa o artigo 122. Assim, o seu titular tem direito ao uso exclusivo ou ao licenciamento, como autorizam, respectivamente, os artigos 129 e 130, no inciso II.

Por desrespeitar esta exclusividade e ainda confundir os consumidores, a empresa carioca Auto Star Rio Serviços Automotivos Ltda foi condenada a pagar R$ 5 mil, a título de danos morais presumidos, à paulistana Autostar Comercial e Importadora, que teve a sua marca parasitada. Ambos atuam no segmento automotivo, cada um no seu Estado.

A condenação foi imposta pela 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), ao reformar sentença da 1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem, do Foro Central da Comarca de São Paulo, que havia julgado improcedente a ação de violação marcária manejada pela empresa paulistana. Além da venda de peças e acessórios, a autora é concessionária de veículos com as marcas Jaguar, Land Rover, BMW, Volvo e Harley Davidson.

O juízo de origem entendeu que a expressão ‘‘Auto Star’’ se apresenta nas duas marcas com elementos figurativos (fontes e logotipos) que permitem a plena distinção entre os signos utilizados. Noutras palavras: ele observou que há, entre as marcas, distintividade evidente – o que afasta os argumentos de contrafação e parasitismo.

‘‘Assim, não sendo as marcas depositadas pelas partes constituídas por termos idênticos e possuindo, como característica comum, os núcleos nominativos (‘Autostar’) compostos por locução adjetiva comum e amplamente utilizada para atribuição de notoriedade e qualidade, em todos os segmentos de comércio e de prestação de serviços, podem coexistir no mercado’’, definiu, na sentença de improcedência, o juiz Eduardo Palma Pellegrinelli.

Possibilidade de desvio de clientela

No âmbito da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJSP, que julgou a apelação, a decisão acabou modificada pelo desembargador-relator J. B. Paula Lima, que teve entendimento diametralmente oposto ao da Vara de origem. Para o julgador, há risco de confusão de associação indevida pelos consumidores, capaz de acarretar abusivo desvio de clientela.

‘‘Ainda que a apelada [ré] se valha de elementos figurativos distintos, a apelante [autora] é titular de marca nominativa ‘Autostar’, com especificação para serviços de reparação, manutenção e limpeza, de veículos automotores, fato que por si só impede a utilização do termo por outra empresa que atue em idêntico segmento de mercado’’, cravou no acórdão.

Além da abstenção do uso de marca da autora, o relator condenou a ré em danos morais, no valor de R$ 5 mil, e danos materiais. Estes últimos devem ser apurados em sede de liquidação de sentença, com base no que dispõe o artigo 210 da LPI.

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1021209-70.2021.8.26.0002 (São Paulo – Foro Central)

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Foto: Imprensa/STJ

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu afetar os Recursos Especiais 2.075.758 e 2.072.621, assim como os Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.959.571, de relatoria do ministro Mauro Campbell Marques, para julgamento sob o rito dos repetitivos.

A questão submetida a julgamento, cadastrada como Tema 1.231 na base de dados do STJ, diz respeito à ‘‘possibilidade de creditamento, no âmbito do regime não-cumulativo das contribuições ao PIS e da Cofins, dos valores que o contribuinte, na condição de substituído tributário, paga ao contribuinte substituto a título de reembolso pelo recolhimento do ICMS-substituição (ICMS-ST)’’.

Para fixação do precedente qualificado, o colegiado determinou a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos sobre a mesma matéria que tramitem em primeira e segunda instâncias, além do STJ.

Segundo o ministro Mauro Campbell Marques, a suspensão é necessária tendo em vista que já foram decididos mais de 700 processos sobre o mesmo tema somente no STJ, sem contar com as ações que ainda não foram examinadas pelo tribunal superior e com aquelas que ainda tramitam nas instâncias ordinárias.

Momento da cadeia econômica define diferença entre temas afetados

Ministro Mauro Campbell Marques
Foto: Gustavo Lima/STJ

No ERESp 1.959.571, a Fazenda Nacional indicou conflito de teses entre as turmas do STJ e defendeu que deve prevalecer o entendimento da Segunda Turma, segundo o qual o contribuinte não tem direito ao creditamento, no âmbito do regime não-cumulativo do PIS e da Cofins, dos valores que, na condição de substituído tributário, paga ao contribuinte substituto a título de reembolso pelo recolhimento do ICMS-ST.

O ministro Campbell detalhou que, com a análise do tema repetitivo, será verificada a abrangência do direito ao crédito previsto no artigo 3º, inciso I, da Lei 10.637/2002 e no parágrafo 1º, inciso I, da Lei 10.833/2003, no que se refere ao princípio da não-cumulatividade e ao conceito de custo de aquisição envolvendo PIS e Cofins.

Ainda de acordo com o relator, a discussão não se confunde com o Tema Repetitivo 1.125. Campbell explicou que o outro tema, relatado pelo ministro Gurgel de Faria, aborda um momento diferente da cadeia econômica, ‘‘pois diz respeito não ao creditamento, mas à possibilidade de exclusão do valor correspondente ao ICMS-ST da base de cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins devidas pelo contribuinte substituído’’.

Recursos repetitivos geram economia de tempo e segurança jurídica

O Código de Processo Civil de 2015 regula, no artigo 1.036 e seguintes, o julgamento por amostragem, mediante a seleção de recursos especiais que tenham controvérsias idênticas. Ao afetar um processo, ou seja, encaminhá-lo para julgamento sob o rito dos repetitivos, os ministros facilitam a solução de demandas que se repetem nos tribunais brasileiros.

A possibilidade de aplicar o mesmo entendimento jurídico a diversos processos gera economia de tempo e segurança jurídica. No site do STJ, é possível acessar todos os temas afetados, bem como conhecer a abrangência das decisões de sobrestamento e as teses jurídicas firmadas nos julgamentos, entre outras informações. Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.

Leia o acórdão de afetação no EREsp 1.959.571

EREsp 1959571

REsp 2075758

REsp 2072621