Vanessa Pereira Oliveira Soares

A marca é um sinal utilizado para distinguir e identificar um produto ou serviço. A Lei de Propriedade Industrial prevê a possibilidade de registro de todos os sinais distintivos visualmente perceptíveis, desde que não compreendidos nas proibições legais (artigo 122, Lei 9.279/96).

Quanto à apresentação, o sistema brasileiro de registro de marcas previa, até setembro de 2022, a proteção das marcas nominativas (proteção da palavra que constitui a marca), figurativas (proteção de um desenho que simboliza a marca), mista (reunião da figura /desenho mais a palavra com escrita estilizada), tidas como marcas tradicionais e tridimensionais (proteção da forma plástica – embalagem ou do produto – capaz de individualizar o produto), único tipo de marca não-tradicional registrável no Brasil até então.

Com o advento da Portaria 37 de 13 de setembro de 2021, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) passou a prever a possibilidade de registro das marcas de posição, um tipo de marca não tradicional, até então registrável em países como França, Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Itália e Espanha, entre outros.

Existem diversas espécies de marcas não-tradicionais, como movimentos, táteis, olfativas, sonoras, gustativas, hologramas, tridimensionais, de posição, entre outras.

Será registrável como marca de posição, conforme disposto na resolução referida, o conjunto distintivo formado pela aplicação de um sinal, em uma posição singular e específica de um determinado suporte, desde que dissociada de efeito técnico ou funcional.

A Portaria cedeu a possibilidade de alteração da forma de apresentação, dos pedidos de registro deste tipo de marca realizados antes do advento da norma, facultando aos interessados ​​a alteração dos pedidos no prazo de 90 dias de sua entrada em vigor.

Foi assim que o caso emblemático da marca de posição do famoso sapato do solado vermelho Christian Louboutin ganhou grande repercussão nos últimos meses.

A marca, inicialmente solicitada em 2009 sob apresentação tridimensional, pretendia a proteção do solado vermelho de um sapato feminino de salto alto, com uma tonalidade específica (Pantone nº 18.1663 TP), excetuado o salto.

Utilizando a faculdade de alteração da apresentação da marca, prevista pela Portaria do INPI 37/2021, a titular da marca peticionada na Autarquia exigiu a alteração de marca figurativa para marca de posição.

Submetido ao exame de mérito, o pedido da marca de posição do famoso sapato com solado vermelho foi indeferido, sob o argumento raso de não ter cumprido o requisito de distintividade do sinal aplicado.

Tal decisão foi extremamente criticada por falta de fundamentação. E, de fato, com razão, pois o Manual de Marcas (2023) é claro ao tratar do exame substantivo e análise de pedidos de marca de posição, referindo que: A singularidade da posição refere-se a mesma ser peculiar no suporte, não se tratando de uma posição tradicionalmente usada para a aplicação de sinais marcários.

Ao tratar da análise da distintividade, o mesmo Manual estabelece: Para que a marca de posição atenda ao requisito de distintividade, é necessário que a aplicação do sinal ao suporte resulte em conjunto distintivo, sendo percebido como marca. O exame de marca de posição afere primordialmente se o conjunto resultante da aplicação de um sinal marcário em um determinado suporte apresenta potencial distintivo, reunindo características (singularidade da posição e distintividade do sinal) que o tornem capaz de ser reconhecido pelo consumidor e associado ao produto ou serviço que assinala – independentemente do sinal já estar em uso no mercado .

O titular do pedido, então, abdicou do direito de recurso administrativo sobre a decisão e recorreu ao Poder Judiciário, objetivando a nulidade da decisão do INPI.

Em sede liminar, o juízo da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro deferiu a antecipação da tutela para determinar a suspensão do ato administrativo que indeferiu o pedido de registro da marca até o final do processo.

Certamente, a juíza Márcia Maria Nunes de Barros observou a presença da distintividade no pedido de registro para a marca de posição, na medida em que: a) ela é formada pela aplicação de um sinal (cor vermelha com tonalidade específica Pantone nº 18.166TP), em uma posição específica (solado, com exceção da área do salto) de um determinado suporte (sapato feminino de salto alto) a titular do pedido de registro; b) a utilização do sinal na posição determinada não está associada ao efeito técnico ou funcional; c) normalmente, as marcas não são posicionadas no solado dos sapatos; d) a marca é aplicada numa posição específica; e) o conjunto resultado da aplicação da cor vermelha, com determinada tonalidade – Pantone nº 18.166TP – em sapatos femininos de salto alto apresenta em princípio potencial distintivo,

A magistrada ainda destacou ser de conhecimento público que o famoso estilista Christian Louboutin utiliza como forma visual de seus produtos a aplicação de solado vermelho nos sapatos femininos de salto alto, além do fato de possuir registro de marca de posição em mais de 20 países. Desta forma, manter a decisão de indeferimento da marca poderia ocasionar diversos danos à marca, na medida em que a concorrência poderia acreditar que o sinal já estaria em domínio público e seu uso seria liberado.

Vanessa Pereira de Oliveira Soares possui MBA em Direito Empresarial, em Direito de Propriedade Intelectual e é coordenadora da área de Propriedade Intelectual do escritório Cesar Peres Dulac Müller Advogados (CPDMA), com atuação no RS e SP.

Clique aqui para ler a Portaria do INPI

Clique aqui para ler a íntegra da decisão liminar

5082257-22.2023.4.02.5101 (Rio de Janeiro)

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu os efeitos de decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que obrigava o WMS Supermercados do Brasil Ltda. (Walmart, Grupo Advent e Carrefour) a aplicar, de forma imediata e irrestrita, a Política de Orientação de Melhoria (POM), em casos de demissão, sob o argumento de que se trata de cláusula incorporada aos contratos de trabalho.

A suspensão, determinada na Petição (PET 11670), prevalece até que o STF julgue o agravo da empresa contra decisão do TST que negou a subida de recurso extraordinário (RE).

Recurso repetitivo

A Política de Orientação para Melhoria estabelecida pela rede Walmart previa diversas fases a serem observadas antes da dispensa. Em agosto de 2022, o TST julgou Incidente de Recurso Repetitivo (IRR) e fixou dez teses jurídicas sobre a POM, entre elas a de que a política se aplica a toda e qualquer dispensa e a todos os empregados.

Os IRRs são de observância obrigatória, e as teses firmadas devem ser aplicadas pelos Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs).

Política interna

No STF, o grupo alega que a POM, extinta em 2014, era um protocolo a ser seguido por seus gestores para recuperação e aproveitamento de empregados que, apesar de resultados insatisfatórios nas atividades desenvolvidas, tivessem interesse e capacidade em permanecer trabalhando. Segundo a empresa, trata-se de política interna de condução da gestão empresarial, e não de direito adquirido dos empregados.

Impacto

Na petição ao Supremo, o grupo informou que a determinação do TST poderá ter impacto em quase 12 mil ex-funcionários do WMS e em mais de 2.443 ações individuais, com reflexos financeiros que ultrapassam R$ 1 bilhão.

Estabilidade

Ao conceder o efeito suspensivo, a ministra Cármen Lúcia considerou plausíveis as alegações de que a imposição judicial para adoção de determinada política empresarial por tempo indefinido poderia, em tese, criar nova espécie de estabilidade para os empregados e limitar o direito do empreendedor de organizar e gerir seu negócio, o que ofenderia os princípios da legalidade, da livre iniciativa e da liberdade econômica.

Equilíbrio concorrencial

Para a relatora, o entendimento do TST pode também dissuadir outros grupos econômicos de adotar programa semelhante, pelo receio de que venha a se incorporar definitivamente ao patrimônio jurídico de seus empregados.

A decisão, a seu ver, também parece impor limitações à gestão empresarial capaz de prejudicar o equilíbrio concorrencial, ao criar um custo adicional apenas em relação ao grupo econômico. Com informações da Assessoria de Imprensa do STF.

Leia aqui a íntegra da decisão

Petição 11.670/RS