A ação de nulidade do registro é imprescritível somente nos casos em que ficam demonstradas a notoriedade da marca e a má-fé do registrador – o que torna importante a análise do comportamento das partes. A decisão é da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Por essa jurisprudência, os ministros negaram o pedido das detentoras da marca Speedo International para que fosse decretada a nulidade ou a adjudicação de todos os registros da marca Speedo concedidos desde 1980 pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) a empresas do ex-atleta brasileiro de pólo aquático Raul Sérgio Hacker.

Para o colegiado, a conduta dos proprietários da marca internacional de materiais esportivos foi contraditória, uma vez que eles mantiveram uma relação comercial com as empresas do ex-atleta ao longo de 30 anos.

A Speedo é uma empresa produtora de acessórios para a prática de natação fundada em 1914 por Alexander MacRae, em Sydney, na Austrália. Produz material utilizado por medalhistas em várias Olimpíadas e atua como patrocinadora de atletas

Empresas mantiveram acordos comerciais por 30 anos

Segundo o processo, as empresas estrangeiras, desde 1914, são fabricantes e titulares dos produtos da marca Speedo, os quais ficaram mundialmente conhecidos graças à sua divulgação em várias edições das Olímpiadas. No Brasil, elas obtiveram o registro da marca no Inpi em 1970, mas ele foi extinto por caducidade em 1976.

O atleta brasileiro requereu o registro da marca em 1980 e o conseguiu em 1985, transferindo-o depois para as empresas de sua família ou dele próprio.

Contudo, até 2006, as partes mantiveram acordos comerciais que incluíram pagamento de royalties às empresas estrangeiras. O inadimplemento da marca brasileira teria sido responsável pela extinção do contrato até então vigente. Rompida a relação, o grupo internacional ajuizou a ação para retomar a marca em 2010.

O juízo de primeiro grau e o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) negaram o pedido do grupo para que a ação de nulidade do registro da marca brasileira fosse considerada imprescritível.

Análise da imprescritibilidade da ação de nulidade de marca não é objetiva

Com respaldo na jurisprudência das turmas de Direito Privado do STJ, o relator do recurso na Quarta Turma, ministro Raul Araújo, afirmou que o artigo 174 da Lei 9.279/1996 estabelece em cinco anos o prazo de prescrição da ação de nulidade do registro, mas a Convenção da União de Paris (CUP) de 1883 abre uma exceção ao determinar que o pedido não prescreve quando tiver havido má-fé do registrador e for comprovada a notoriedade da marca na época do registro indevido.

No caso em julgamento, o relator verificou que, segundo as instâncias ordinárias, ao tempo da obtenção do registro pelo atleta brasileiro, a marca Speedo não gozava de notoriedade perante o público em geral no Brasil. De igual modo, disse o ministro, consideraram a peculiaridade de que a má-fé, ainda que constatada, teve a sua eficácia suspensa durante os 30 anos em que as partes mantiveram relacionamento comercial harmônico.

‘‘Não há como acolher a alegação recursal de que a imprescritibilidade é objetiva e não comportaria análise do comportamento das partes acerca de tal questão. Ora, má-fé é dolo, vontade de agir. Tem total relação, portanto, com o comportamento das partes’’, afirmou.

Raul Araújo também considerou descabida a adjudicação da marca, que tem efeitos retroativos. Na sua avaliação, deferir o pedido ‘‘seria o mesmo que entrar em rota de colisão com a assertiva de que a má-fé das rés não projetaria efeitos sobre o período em que as partes mantiveram relação empresarial colaborativa e amistosa’’.

Má-fé do registrador voltou a produzir efeitos com o fim do acordo entre as partes

No entanto, em razão das peculiaridades do caso, a Quarta Turma restabeleceu a sentença na parte em que determinou a não renovação do registro pela empresa brasileira, o que possibilitará que, paulatinamente, a marca Speedo e seu arrow device (marca figurativa) voltem às suas verdadeiras proprietárias, desde que cumpram os requisitos legais para obter os registros, sem causar para o registrador brasileiro um rompimento abrupto da realidade até então existente. Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.

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REsp 2061199

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) considerou cabível a ordem para apreensão e retenção do passaporte de um empresário que vendeu os seus bens e saiu do país, sem informar o novo endereço, na véspera do trânsito em julgado da sentença que o condenou em razão de uma dívida.

A defesa do devedor impetrou habeas corpus apontando como coator o ato do juiz cível que determinou a apreensão e a retenção do seu passaporte, como meio de coerção indireta para o pagamento da dívida. O tribunal local negou o pedido.

No recurso ao STJ, o devedor alegou que a medida foi desproporcional e violou o seu direito de ir e vir, além do que não teriam sido esgotadas as tentativas de execução pelos meios convencionais.

É necessário esgotar os meios típicos de execução

Segundo a ministra Nancy Andrighi, relatora, ‘‘a apreensão do passaporte é medida executiva indireta excepcional que pressupõe o exaurimento dos meios típicos de satisfação do crédito exequendo, além de adequação, necessidade e razoabilidade’’.

No caso sob análise, ela apontou ter sido comprovado no processo que o cidadão se evadiu e que houve o esgotamento dos meios típicos de satisfação do crédito, motivo pelo qual a medida atípica e excepcional de apreensão e retenção do passaporte se mostra cabível.

Conforme a ministra ressaltou, o oficial de justiça colheu informações de que, antes de deixar o país com toda a família, o devedor vendeu a sua casa e a maior parte dos bens, além de ter fechado a sua construtora.

Tribunal tem precedente confirmado pelo STF

A relatora observou que, em tais circunstâncias, o STJ considera lícita e possível a apreensão do passaporte como medida executiva indireta, desde que os demais meios para satisfação do crédito tenham se revelado insuficientes.

Nancy Andrighi citou precedente, confirmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que reconheceu a razoabilidade da ordem judicial para apreensão do passaporte em caso no qual ficou evidente que a saída do Brasil foi uma forma de blindagem do patrimônio do devedor.

Para a ministra, ‘‘a intenção de frustrar a ordem judicial de pagamento é evidente, razão pela qual está adequada a medida de retenção e bloqueio do passaporte’’. Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.

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RHC 196004